二、知识产权行政案件

7　苏州稻香村食品工业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京稻香村食品有限责任公司商标异议复审行政纠纷案——阅读提示：有历史渊源的老字号如何通过商标近似的判断来区分各自的市场？

【裁判要旨】

在先注册商标没有使用或者没有持续使用导致缺乏足够的知名度，在后注册的商标经过使用建立起自己的市场地位，能够与在先注册商标相区分的情况下，在先注册商标专用权人申请注册的商标与在后注册的商标接近而容易导致相关公众混淆误认，属于无正当理由打破已经形成的稳定市场秩序，应当予以制止。

【案号】

一审：北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3701号

二审：北京市高级人民法院（2014）高行终字第1103号

【案情与裁判】

原告（上诉人）：苏州稻香村食品工业有限公司（简称苏州稻香村公司）

被告（被上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）

第三人：北京稻香村食品有限责任公司（简称北京稻香村公司）

起诉与答辩

2006年7月18日，苏州稻香村公司提出第5485873号“稻香村及图”商标（简称被异议商标，见下图）的注册申请，指定使用商品为第30类的饼干、面包、糕点等。

被异议商标初步审定公告后，北京稻香村公司依据第1011610号“稻香村”商标（简称引证商标一，见下图）提出异议申请。商标局裁定被异议商标准予注册。北京稻香村公司向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会作出商评字［2013］第9277号《关于第5485873号“稻香村及图”商标异议复审裁定书》（简称第9277号裁定），对被异议商标不予核准注册。

苏州稻香村公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼称：其于2004年11月14日受让取得第184905号和第352997号“稻香村DXC”注册商标专用权（见下图），其对“稻香村”拥有无可争辩的在先权利。第184905号和第352997号注册商标分别核定使用在饼干及糕点、果子面包商品上，其申请注册日不仅早于北京稻香村公司的注册成立时间，而且还早于引证商标的申请注册时间。被异议商标系对第184905号和第352997号注册商标声誉的延续，与引证商标在实际使用中能够区分，故应予以核准注册。

商标评审委员会坚持其第9277号裁定的意见。北京稻香村公司同意商标评审委员会的意见。

法院审理查明

1996年1月5日，北京稻香村食品集团提出引证商标一的注册申请，并于1997年5月21日获准注册，核定使用商品为第30类的馅饼、饺子、八宝饭等。2006年7月31日经商标局核准，引证商标注册人名义变更为北京稻香村公司。

2006年7月18日，苏州稻香村公司提出被异议商标的注册申请，指定使用商品为第30类的糖果、饼干、面包、糕点、年糕、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品。

2009年7月2日，北京稻香村公司对被异议商标向商标局提出异议申请。商标局裁定北京稻香村公司所提异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。2013年4月2日，商标评审委员会作出第9277号裁定，以被异议商标与引证商标一构成《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第二十八条[1]规定的类似商品上的近似商标为由，对被异议商标不予核准注册。

一审判理和结果

北京市第一中级人民法院认为：被异议商标的主要识别部分为中文“稻香村”，与引证商标一相比，其文字构成、读音、含义完全相同，仅在字体上存在细微差别，故属于近似商标。被异议商标指定使用的饼干、面包、糕点商品与引证商标一核定使用的馅饼、元宵等商品属于类似商品。尽管北京稻香村食品集团于1996年1月5日申请注册并核定使用在第30类粽子、元宵等商品上的引证商标一，与保定市稻香村食品厂在先获准注册的核定使用在第30类饼干商品上的第184905号商标以及核定使用在第30类果子面包、糕点商品上的第352997号商标的主要识别部分均为中文“稻香村”，且经审查获得注册，即在对引证商标一进行审查时，并未将粽子、元宵与饼干、面包、糕点认定为类似商品，但这主要是由于当时的物质条件、商品种类、商品供应等不及当前，人们对上述商品的需求、选择还较多受生活水平、传统节日的影响等，故引证商标一的获准注册并不能对本案中其与被异议商标是否构成类似商品上近似商标的判断产生必然影响。综上，被异议商标与引证商标一已经构成使用在类似商品上的近似商标。

在苏州稻香村公司申请被异议商标前，北京稻香村公司通过在糕点、饼干商品上对“稻香村”商标的实际使用，已经获得了多项荣誉，获得了消费者的认可，确立了自己的市场范围。对此，保定市稻香村食品厂理应知晓，而在保定市稻香村食品厂获准注册第184905号商标和第352997号商标后，因种种原因，其并未就北京稻香村公司的使用行为主张权利。事实上形成了苏州稻香村食品厂、保定市稻香村食品厂、北京稻香村公司前身三家共存，各自使用“稻香村”商标或者字号的局面。而在此之后，第184905号商标和第352997号商标转让至苏州稻香村公司，苏州稻香村公司也未就北京稻香村公司使用“稻香村”商标提出异议，使三家各自使用“稻香村”字号或商标的局面延续下来。

被异议商标与第184905号和第352997号商标在表现形式上有较大差异，而与北京稻香村公司长期使用并有较高知名度的引证商标一更为接近；客观上已经形成了苏州稻香村公司和北京稻香村公司不同表现形式的“稻香村”商标各自拥有消费群体及市场认知的格局，若被异议商标与引证商标在上述类似商品上并存，易使消费者对商品来源产生混淆误认。如允许被异议商标注册，将打破业已形成的市场秩序，增加市场及相关公众混淆的可能性，不利于各自企业的正常发展、公平竞争以及保护相关公众的利益。

综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项[2]之规定，判决：维持商标评审委员会作出的第9277号裁定。

上诉与答辩

苏州稻香村公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决和商标评审委员会第9277号裁定。其主要上诉理由是：商标评审委员会和原审法院所作判断有误。超出引证商标一核定使用商品范围的，不是对引证商标一的使用，不应作为与被异议商标进行对比的对象。在苏州稻香村公司第184905号商标和第352997号商标作为基础注册商标有效存续且有较高知名度的情况下，原审判决认定北京稻香村公司对超出引证商标一核定使用范围而在“糕点、月饼”商品上使用的“稻香村”享有在先权益是错误的。基于苏州稻香村公司上述基础注册商标注册及使用的事实，本案在考虑被异议商标是否应准予注册的问题时应当以第184905号商标的申请日，即1982年4月2日为准，而不应当以被异议商标的申请日2006年7月18日为准。

商标评审委员会和北京稻香村公司服从原审判决。

二审判理和结果

北京市高级人民法院认为：引证商标一由手写体的“稻香村”文字构成，核定使用商品为第30类的馅饼、烘馅饼（意大利式）、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭。被异议商标由手写体“稻香村”文字加扇形边框组成，其中的扇形边框仅起到背景修饰作用，其核心是手写体的“稻香村”文字，该商标指定使用商品为第30类的糖果、饼干、面包、糕点、年糕、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品。将引证商标一与被异议商标进行对比，其指定使用商品中均包含年糕，属于相同商品。被异议商标中除饼干、糕点、面包已体现在苏州稻香村公司受让的第184905号和第352997号商标核定使用商品中外，其他商品在之前均未被获准注册并在其上形成在先注册商标权利，而这些商品——糖果、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品，与引证商标一核定使用的馅饼、烘馅饼（意大利式）、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭，在功能、用途、生产部门、消费群体、销售渠道等方面有密切关联，应当认定为类似商品。加之，被异议商标标志与引证商标一的商标标志极为接近，被异议商标在上述商品上的申请注册属于《商标法》第二十八条规定的情形，且无在先权利作为正当注册的依据，因此不应予以核准注册。

被异议商标还指定使用在饼干、糕点、面包上，引证商标一核定使用的馅饼、烘馅饼（意大利式）、饺子、粽子、元宵、馒头等中西面点，尤其是馅饼、烘馅饼（意大利式）与饼干、糕点、面包在实际的日常消费中难以区分，加之引证商标一在被异议商标申请日2006年之前多次获得北京市著名商标等荣誉，因此可以认定被异议商标指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用的馅饼、饺子、粽子、元宵等商品构成类似商品。

苏州稻香村公司主张，其受让的第184905号“稻香村DXC及图”商标核定使用在饼干商品上，第352997号“稻香村DXC及图”商标核定使用在果子面包、糕点商品上，因此在饼干、糕点、面包上申请注册的被异议商标是对上述基础注册商标声誉的延续，与引证商标一在实际使用中能够区分；由于第184905号和第352997号基础注册商标的申请日分别在1982年和1989年，故引证商标一在此之后形成的商业信誉不应予以考虑。

虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以延续的，延续的条件在于基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将同一当事人在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该当事人或与其存在特定联系。如果在基础商标注册后、被异议商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册与被异议商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，而基础注册商标因没有知名度或者丧失知名度等原因导致相关公众不会认为被异议商标是基础注册商标声誉的延续，反而容易将被异议商标与他人申请注册并经使用产生一定知名度的商标相混淆的，则被异议商标不应获准注册。

第184905号基础注册商标核定使用商品为饼干，第352997号基础注册商标核定使用商品为果子面包、糕点。1995年被认定为河北省著名商标的“稻香村”并未确定使用在何种商品上。本案也并无证据证明第184905号基础注册商标经过保定稻香村食品厂、保定市稻香村食品工业总公司、保定新亚公司、苏州稻香村公司在饼干上使用并产生一定的知名度。因此苏州稻香村公司主张第184905号商标声誉延续、应以该商标的申请日1982年4月2日为准来确定被异议商标是否应予核准的上诉理由依据不足，本院不予支持。

苏州稻香村公司、苏州稻香村食品厂或者历史上的苏州稻香村以生产月饼、糕点为主，也因此获得过多项荣誉，但是自1995年获得河北省著名商标以来，直至2004年，均无证据证明第352997号基础注册商标的知名度，2004年之后苏州稻香村公司或者苏州稻香村食品厂所获得的荣誉多数是由于其生产技艺，而非第352997号商标的声誉。反观北京稻香村公司在此期间所获得的荣誉更多的是基于引证商标一的声誉。第352997号商标标志是类似于篆刻形式的“稻香村DXC”文字及外框、背景等，与被异议商标的手写体文字“稻香村”及扇形外框有明显差异，在现有证据无法证明第352997号商标的知名度、被异议商标标志与第352997号商标标志存在一定差异而与引证商标一的标志极为接近的情况下，即使认定苏州稻香村公司与苏州稻香村食品厂存在承继关系，也难以认定被异议商标是对第352997号商标声誉的延续。

2003年至2006年间，保定新亚公司许可北京稻香村食品集团使用其第352997号商标；2008年，苏州稻香村公司又许可北京稻香村公司使用第352997号商标。苏州稻香村公司主张，由此北京稻香村公司使用“稻香村”商标所获得的信誉应当属于第352997号商标的信誉，而北京稻香村公司主张其并未使用第352997号商标标志，实际使用的仍是其引证商标一的标志。苏州稻香村公司有义务提供证据证明北京稻香村公司在上述期限内实际使用了第352997号商标，但苏州稻香村公司并未提供相应证据，因此不能将北京稻香村公司在糕点上使用“稻香村”商标的声誉归属于苏州稻香村公司。至于北京稻香村公司在糕点上使用其引证商标一的商标标志的性质，与本案被异议商标是否与引证商标一构成使用在同一种或者类似商品上的相同或者近似商标的争议焦点无关，苏州稻香村公司在上诉理由中对此亦予以明确，因此本院对此不予评述。

商标一旦获准注册，即获得了商标专用权及排他权两项权能，通常排他权的范围大于专用权的范围。商标的基本功能在于区分商品或者服务的来源，防止市场上的混淆误认。第184905号商标和第352997号商标由于缺乏知名度或者知名度较小，其排他权的范围也受到限制，尤其是在引证商标一注册并经过使用在其核定使用商品上获得较高知名度之后，第184905号商标和第352997号商标的排他权范围更进一步受到限制。被异议商标标志与引证商标一的标志极为接近，其指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用并已产生一定知名度的饺子、年糕、粽子、元宵等商品，对于副食品的相关公众而言，基于对其商品的通常认知和一般交易观念会认为存在特定关联，基于被异议商标与第184905号商标、第352997号商标不存在延续关系的认定，原审判决关于被异议商标指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用商品为类似商品，被异议商标的申请注册属于《商标法》第二十八条规定的不予核准注册的情形的认定，并无不当。

综上，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项[3]之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

【法官评述】

本案是对两个具有历史渊源的老字号如何通过商标近似的判断来区分各自的市场的一个典型案例。商标近似的判断除考虑标志本身的近似程度以外，还应根据被比较的两个商标实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似。

引证商标由手写体的“稻香村”文字构成，被异议商标也由手写体“稻香村”文字加扇形边框组成，其中的扇形边框仅起到背景修饰作用，其核心是手写体的“稻香村”文字，两者极为接近，应属于近似标志。

苏州稻香村公司主张，指定使用在饼干、糕点、面包的被异议商标是对其已经受让且有一定知名度的第184905号和第352997号商标的延续，因此应当准予注册。但是本案并无证据证明第184905号商标经过在饼干上使用并产生一定的知名度，因此不符合商标声誉延续的条件。自1995年获得河北省著名商标直至2004年，再无证据证明第352997号商标的知名度。北京稻香村公司反而在此期间基于引证商标获得了更多的声誉，能够与第184905号和第352997号商标相区分，形成各自的市场。第352997号商标标志与被异议商标标志有明显差异，因此也难以认定被异议商标是对第352997号商标声誉的延续。

商标的基本功能在于区分商品或者服务的来源，防止市场上的混淆误认。第184905号商标和第352997号商标由于缺乏知名度或者知名度较小，其排他权的范围受到限制，尤其是在引证商标经过使用获得较高知名度形成稳定的市场秩序、被异议商标标志与引证商标的标志极为接近的情况下，不能仅因为苏州稻香村公司拥有第184905号商标和第352997号商标，就认定被异议商标的注册具有正当性。被异议商标指定使用商品与引证商标核定使用商品属于同一种或者类似商品，被异议商标与苏州稻香村公司受让的在先商标，在表现形式上不同，反而与北京稻香村公司的具有较高知名度的“稻香村”商标非常接近，从而会导致消费者的混淆误认，打破了能够区分的市场实际和已经形成的稳定市场秩序，将导致消费者对商品来源的混淆误认，故不应准予注册。因此应当认定被异议商标的申请注册属于《商标法》第二十八条规定的不予核准注册的情形。

编写人：北京市高级人民法院　钟鸣

8　上海避风塘美食有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、上海磐石意舟餐饮管理有限公司商标争议行政纠纷案——阅读提示：如何认定包含通用名称的商标的显著性？

【裁判要旨】

商标中虽然包含通用名称等不具有显著性的部分，但其他具有显著性的图案或者文字具有突出的识别效果，仍可认定商标整体具备显著性。

【案号】

一审：北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第684号

二审：北京市高级人民法院（2010）高行终字第630号

申请再审：最高人民法院（2011）知行字第46号

再审：最高人民法院（2013）行提字第8号

【案情与裁判】

原告（上诉人、再审申请人）：上海避风塘美食有限公司（简称上海避风塘公司）

被告（被上诉人、被申请人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）

第三人（被上诉人）：上海磐石意舟餐饮管理有限公司（简称磐石意舟公司）

起诉与答辩

1999年4月28日，上海竹家庄美食有限公司（简称竹家庄公司）向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出商标注册申请，商标由竹子图案及汉字“竹家庄避风塘”组成。商标局于2000年7月28日予以核准注册，指定使用在国际分类第42类“餐馆、酒吧、餐厅、自助餐馆、快餐馆、流动饮食供应”服务上。2003年11月11日，上海避风塘公司针对上述商标向商标评审委员会提出撤销申请。2008年12月29日，商标评审委员会作出商评字〔2008〕第30896号《关于第1427895号“竹家庄避风塘及图”商标争议裁定书》（简称第30896号裁定），对争议商标予以维持。

上海避风塘公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销第30896号裁定，并判令商标评审委员会重新作出裁定。主要理由为：1.争议商标申请人存在主观恶意，属于以欺骗或者其他不正当竞争手段取得注册。2.竹家庄公司与上海避风塘公司位于同一地域且处于同一行业，其注册争议商标侵害了上海避风塘公司在先的企业名称权，构成不正当竞争。3.第30896号裁定关于“争议商标获准注册并不能得出第1055861号‘避风塘BFT’商标应予以维持注册的结论”的认定，属于认定事实与适用法律错误。

商标评审委员会辩称：1.虽然竹家庄公司申请注册争议商标时，《商标法》（1993年修正，以下简称1993年商标法）第八条第一款第（五）项规定“商标不得使用本商品的通用名称和图形”，但是在商标审查的实践中，采用“商标显著部分”加“通用名称”形式获得注册的商标比比皆是。这一审查标准既使得商标使用人得以整体注册其商标标识，实践中也不会导致消费者混淆误认，并且符合商标审查的国际惯例，因此被《商标法》（2001年修正，以下简称2001年《商标法》）所采纳。竹家庄公司在认为“避风塘”为通用名称的同时，可以提出其“竹家庄避风塘及图”的商标注册申请。2.上海避风塘公司称争议商标侵害其在先的企业名称权，该理由在评审阶段未提出。3.商标评审委员会依据《商标评审规则》第五十九条的规定，对争议商标适用2001年商标法的有关规定进行评审，适用法律正确。综上，请求法院判决维持第30896号裁定。

一审审理查明

争议商标（见下图）由竹子图案及汉字“竹家庄避风塘”组成，其申请人为竹家庄公司，申请日为1999年4月28日，2000年7月28日获得注册，经核准注册使用在国际分类第42类“餐馆、酒吧、餐厅、自助餐馆、快餐馆、流动饮食供应”服务上。2006年6月9日，经商标局核准，争议商标转让给陈镇宁。

1996年1月29日，成都市武侯区避风塘海鲜大排档（简称避风塘大排档）向商标局提出注册申请，并于1997年7月14日被核准注册，注册商标（见下图）由中文“避风塘”加英文“BFT”组成，注册号为1055861，指定使用在国际分类第42类“餐馆、备办宴席、鸡尾酒会服务”服务上。1999 年8月1日，竹家庄公司针对第1055861号“避风塘BFT”商标向商标评审委员会提出撤销申请。2000年2月，商标评审委员会作出商评字〔2000〕第11号《“避风塘BFT”商标注册不当案终局裁定书》（简称商评字〔2000〕第11号终局裁定），认定“避风塘”作为一种风味料理的名称不应由一家独占，不宜作为商标在餐馆等服务上注册。商标评审委员会依据1993年商标法第八条、第二十七条的规定，裁定撤销第1055861号商标。2000年4月，避风塘大排档向商标评审委员会提出重新评审申请。2001年2月7日，商标评审委员会作出商评字〔2001〕第187号《“避风塘BFT”商标撤销注册不当案重新评审终局裁定书》（以下简称商评字〔2001〕第187号终局裁定），维持了原终局裁定书。

2003年11月11日，上海避风塘公司针对争议商标向商标评审委员会提出撤销申请，其理由主要为：1.竹家庄公司以“避风塘”一词是“菜肴名称”为由，向商标评审委员会申请撤销第1055861号“避风塘BFT”商标，致该商标被撤销。竹家庄公司既然认为“避风塘”不能作为商标注册，却又将“避风塘”作为争议商标的一部分申请注册，其撤销第1055861号商标的目的是恶意清除争议商标的注册障碍。同时，竹家庄公司在撤销第1055861号商标的评审和再评审程序中，隐瞒了争议商标获准注册这一事实，争议商标的注册系其以不正当手段和欺骗手段获得的。2.上海避风塘公司成立于1998年9月15日，经过努力已成为上海餐饮业的知名品牌。上海避风塘公司曾被许可使用第1055861号“避风塘BFT”商标，后受让取得该商标。竹家庄公司撤销第1055861号商标、注册争议商标的目的都是为了搭上海避风塘公司的便车。

2008年12月29日，商标评审委员会作出第30896号裁定，对争议商标予以维持。商标评审委员会认为：1.第1055861号“避风塘BFT”商标应否准予注册，不属于本案评审范围。2.争议商标的文字为“竹家庄避风塘”，且还包括具有显著特征的图形部分，因此，虽然相关裁定认定“避风塘”为一类特色风味菜肴的名称，但不能据此认定争议商标整体缺乏显著特征从而予以撤销。3.每一件商标在获准注册前都要经过三个月的初步审定公告期，所以争议商标的注册申请属于公开信息，不能被隐瞒。同时，争议商标的注册并不能得出第1055861号商标应予以维持注册的必然结论。因此，不能认为竹家庄公司是以隐瞒事实的欺骗手段获得争议商标的注册。上海避风塘公司未举证证明争议商标的注册是以其他不正当手段进行的，故不能认定争议商标的注册属于2001年《商标法》第四十一条第一款规定的情形。

一审判理和结果

一审法院认为，第1055861号“避风塘BFT”商标是否应予撤销，不属于本案审理范围，也不是争议商标是否应予撤销的法定条件。争议商标由竹子图案与“竹家庄避风塘”文字组成，其中竹子图案占据该商标绝大部分面积，处于该商标的显著位置，且“避风塘”文字前还有文字“竹家庄”，因此，即使“避风塘”文字没有显著性，也不能认定争议商标缺乏显著性而予以撤销。上海避风塘公司还主张争议商标的注册侵害其企业名称权。由于上海避风塘公司在争议申请书中并未明确提出该理由，故该项主张缺乏事实依据，不予支持。上海避风塘公司并主张本案应当适用1993年《商标法》第八条第一款第（五）项的规定进行审查。一审法院认为，争议商标虽然于2000年7月28日获准注册，但是商标评审委员会审查本案时1993年商标法已经修改，由于本案涉及2001年《商标法》第十一条的有关内容，因此根据《商标评审规则》第五十九条第一款[4]的规定，商标评审委员会应当适用2001年商标法的有关规定对本案进行审查。综上，判决：维持商标评审委员会作出的第30896号裁定。

上诉与答辩

上海避风塘公司提起上诉，请求撤销一审判决与商标评审委员会作出的第30896号裁定。其上诉理由为：1.争议商标申请人存在主观恶意，其行为构成以其他不正当手段取得争议商标的注册。2.第1055861号“避风塘BFT”商标是否应予撤销，与本案有密切联系，商标评审委员会认定其与本案无关，掩盖了商标评审委员会对争议商标和“避风塘BFT”商标采用不同审查标准，进而损害了上海避风塘公司合法权益的事实。3.认定争议商标申请人是否具有恶意以及争议商标是否应予撤销，应当适用1993年商标法的有关规定。4.争议商标的注册侵害了上海避风塘公司的企业名称权，并且构成不正当竞争。

商标评审委员会答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，上海避风塘公司的上诉请求和理由不能成立。

二审审理查明

二审期间，上海避风塘公司向法院补充提交证据：最高人民法院作出的（2007）民三监字第21-1号民事裁定书。经庭审质证、审查，二审法院认为，上海避风塘公司提交的（2007）民三监字第21-1号民事裁定书的裁判日期为2009年12月31日，在本案一审判决之后，属于新的证据，且该民事裁定的相关内容与本案具有关联性，故予以采信。

二审判理和结果

本案中，商标评审委员会主要对争议商标是否属于以欺骗或者其他不正当手段取得注册、“避风塘”是否属于上海避风塘公司已经使用并有一定影响的商标进行评审。上海避风塘公司在诉讼中提出，其撤销争议商标的理由还包括争议商标的注册侵害其企业名称权，但是并没有证据证明其明确提出该理由。上海避风塘公司认为争议商标的注册存在恶意。二审法院认为，第1055861号“避风塘BFT”商标是否应予撤销，不能成为争议商标是否应予撤销的法定条件。竹家庄公司申请撤销第1055861号“避风塘BFT”商标的行为，是行使法律赋予的权利，不能以此认定其申请注册争议商标具有主观恶意。另外，争议商标由竹子图案与“竹家庄避风塘”文字组成，因此商标评审委员会认定争议商标具有显著性也是正确的。上海避风塘公司上诉认为，由于最高人民法院在（2007）民三监字第21-1号民事裁定书中认定，“避风塘”一词在上海地区也是上海避风塘公司提供的知名餐饮服务的特有名称，故该认定能够证明“避风塘”是上海避风塘公司已经使用并具有一定影响的商标。二审法院认为，（2007）民三监字第21-1号民事裁定书并没有明确“避风塘”成为上海避风塘公司已经使用并具有一定影响的商标的具体时间，因此，仅凭该裁定尚不足以认定在争议商标申请日前“避风塘”已成为上海避风塘公司已经使用并具有一定影响的商标，不足以证明争议商标的注册属于以不正当手段抢先注册上海避风塘公司已经使用并有一定影响的商标。二审法院并认为，商标评审委员会适用2001年《商标法》的有关规定对本案进行审查是正确的。综上，二审法院判决：驳回上诉，维持一审判决。

申请再审理由与答辩

上海避风塘公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审称：（一）“避风塘”一词不是一种风味料理或者菜肴烹饪方法的通用名称，而是上海避风塘公司自1998年创立并持续使用至今的主营品牌及企业字号。在上海地区，“避风塘”品牌与上海避风塘公司之间已经建立起了稳固的、唯一的指向关系。（二）第1055861号商标“避风塘BFT”与争议商标“竹家庄避风塘及图”有密切的关联性，商标评审委员会与一、二审法院关于“第1055861号商标是否应予撤销并不是本案的审查范围，也不是争议商标是否应予撤销的法定条件”的认定错误。1.第1055861号商标与争议商标构成在相同或类似服务上的近似商标，争议商标核准注册时，第1055861号商标仍为注册商标，但却没有构成争议商标获准注册的在先权利障碍，这是审查失误。2.商标评审委员会在第1055861号商标与争议商标是否应予核准注册的问题上，采用了不一致的商标审查标准。（三）争议商标是以欺骗或者其他不正当手段取得注册的商标。争议商标申请人向商标注册审查机关隐瞒了两项事实：第1055861号商标是争议商标应不予核准注册的在先权利障碍；“避风塘”一词被认定为菜肴的通用名称。（四）争议商标的注册侵害了上海避风塘公司在先的企业名称权。上海避风塘公司的企业名称在争议商标注册前就享有一定的知名度，竹家庄公司与上海避风塘公司处于同一城市、同一行业，其申请注册争议商标是为了搭上海避风塘公司的便车。（五）争议商标注册后已经历四次转让，且被多次授权许可使用，引发侵权纠纷，若继续维持争议商标注册，将会造成上海地区消费者的混淆与误认，影响上海地区餐饮服务业的市场秩序。综上，上海避风塘公司请求最高人民法院撤销一、二审判决及商标评审委员会作出的第30896号裁定，并判决商标评审委员会依法重新作出裁定。

商标评审委员会提交意见称：二审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求维持二审判决。

再审审查程序中，陈镇宁提交意见称：（一）“避风塘”为餐饮行业的通用名称。“避风塘”一名起源于1862年的香港，是香港渔民躲避台风的港湾。后因渔民在避风塘用自制的调味品在船上烹饪食物销售给游客，渐渐形成一种特殊的风味菜肴，被人们称为避风塘料理。目前，全国范围内经营避风塘菜系的店铺共有100余家，这些餐饮店铺的名称绝大部分均由“字号+避风塘”组成。无论是工商企业登记机关，还是餐饮行业，均将“避风塘”作为餐饮行业通用名称看待，就像“重庆火锅”一样，不能为一家企业所独占。（二）关于双方商标争端的历史背景。竹家庄美食企业是最早将避风塘菜品从香港传播到广东沿海并在上海予以发扬光大的开创者。上世纪80年代，陈镇宁供职于在香港以房地产和酒店为主营产业的邓氏家族企业，该企业在香港油麻地、庙街、铜锣湾等地开设了六家经营避风塘菜品的“竹家庄避风塘”餐厅。1992年，陈镇宁在邓崇泰的带领下，在珠海成立了“珠海竹家庄美食有限公司”；1996年，在上海成立了“上海竹家庄美食有限公司”，并开设了上海第一家“竹家庄避风塘海鲜美食”。其后，邓崇泰在上海共开设7家“竹家庄避风塘”餐厅。目前，“竹家庄避风塘”品牌在全国共有31家加盟店。现为上海避风塘公司法定代表人的叶锡铭，上世纪90年代任职于邓氏家族在上海设立的一家物业管理公司。1997年，竹家庄公司董事长邓崇泰买下上海银河宾馆潮港城潮州酒楼的外方股权时，叶锡铭以个人名义参股。后经竹家庄公司授权，叶锡铭在上海锦江饭店创办分店经营避风塘菜品。竹家庄公司后来进行调整，将潮港城店股权转让给了叶锡铭。叶锡铭于是以该店为基础登记了“上海避风塘美食有限公司”，并从案外人处受让取得“避风塘BFT”商标。上海避风塘公司为垄断经营，不顾“避风塘”为同行业共有的历史事实，将“避风塘”作为商号进行企业名称登记，并以其受让的“避风塘BFT”商标对竹家庄公司提出商标侵权投诉。竹家庄公司迫不得已对“避风塘BFT”商标提出撤销申请，并正式提出本案争议商标“竹家庄避风塘及图”的申请。（三）争议商标的注册不违反法律规定，商标评审委员会的裁定及一、二审判决正确。1.争议商标的注册不存在在先障碍。“避风塘BFT”商标的撤销日应为原终局裁定作出之日，即2000年2月2日，而非上海避风塘公司主张的2001年2月7日。2.“避风塘”为餐饮行业通用名称，而“避风塘BFT”商标的主要部分即为“避风塘”，故“避风塘BFT”商标因缺乏显著性应予撤销。但是，争议商标包含竹家庄公司的商号“竹家庄”与竹子图形，标识出是竹家庄公司提供的避风塘菜品，故具有显著性。3.争议商标的注册经过初审、公示等程序，竹家庄公司未隐瞒、欺骗任何人。4.竹家庄公司一直持续使用“竹家庄避风塘”商标，使用时间比上海避风塘公司早，知名度也比上海避风塘公司大。争议商标的注册不违反商标法关于“不得恶意抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。5.争议商标由“竹家庄公司商号+菜品名称+图形”组成，未侵害上海避风塘公司的企业名称权。并且，上海避风塘公司在商标争议程序中并未提出该主张。（四）争议商标的转让与本案审理没有关联。

再审程序中，磐石意舟公司提交意见称：（一）“避风塘”是一种风味料理的通用名称。（二）争议商标“竹家庄避风塘及图”整体上具有显著性，与“避风塘BFT”商标存在明显差异，其注册与“避风塘BFT”商标的撤销不存在关联性。（三）争议商标系通过合法程序取得注册，不存在以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形。（四）上海避风塘公司对“避风塘”不享有在先企业名称权和在先商标使用权。并且，上海避风塘公司在商标争议程序中未主张企业名称权，该主张不应纳入本案审理范围。（五）“避风塘”并非上海避风塘公司知名服务的特有名称，并且，上海避风塘公司在商标争议程序中未主张知名服务特有名称权，该主张不应纳入本案审理范围。（六）争议商标注册已有十余年，经长期使用已凝聚了较高的商誉和商业价值，当前的法律状态和稳定性应得到尊重。

再审审理查明

最高人民法院经审理，确认一、二审法院查明的事实。另查明：

（一）《注册商标争议裁定申请书》的有关情况

上海避风塘公司向商标评审委员会提交的《注册商标争议裁定申请书》包括以下主要内容：1.“评审请求”部分记载，“依照2001年商标法第四十一条第一款和第二款之规定，请求商标评审委员会撤销争议商标注册。”2.“事实与理由”部分首先陈述，“争议商标是被申请人以不正当手段所获得的注册，依法应予以撤销，具体事实和理由如下”。然后，申请书从四个方面阐述了“具体事实和理由”：被申请人申请撤销他人“避风塘BFT”商标及注册争议商标的事实经过；争议商标属于注册不当商标，是违法注册的结果；争议商标是被申请人从事不正当竞争行为的产物；“避风塘BFT”商标被裁定撤销不应成为争议商标注册的铺路石。最后，申请书概括陈述，“综上所述，争议商标注册属于被申请人通过不正当手段所取得，依据2001年商标法第四十一条第一款及第二款之规定，争议商标应予以撤销。”

（二）关于“避风塘”一词的涵义

《香港词典》（北京语言学院出版社1996年7月出版）一书刊载有“避风塘”的词条，该词条记载：“海港重要设施之一。港府在香港各地开辟了若干避风塘，供小型船只和驳船躲避台风袭击，它们多半位于距离闹市不远的浅海。无风时节，避风塘就成了水上街市，晚上有一些小船做生意，提供小吃、听曲、住宿。目前最大的避风塘是设于九龙半岛西的油麻地避风塘，可供数百艘小船和驳船停泊。”

《四川烹饪》（2001年第1期）刊载有“揭开‘避风塘’神秘的面纱——漫谈避风塘菜肴的演化”一文，该文记载：“近年来餐饮市场上流行的避风塘菜肴，如避风塘炒蟹、避风塘炒虾等等，都是从香港传入内地的……避风塘菜肴起源于香港铜锣湾避风塘，那里是当地渔民在飓风季节躲避飓风的一个渔港，始建于1862年。在昔日的铜锣湾避风塘，每当夜幕降临之时，当地渔民们便驾驶着一只只小艇来此兜揽生意。这些小艇张灯结彩，艇上经营些海鲜、粥粉、面食等等，有些小艇上还有歌女演唱和乐师伴奏。香港市民们则纷纷来到小艇上饮食和娱乐。避风塘因此成了港人夜生活的一个胜地，更成了香港美食家经常光顾的一个饮食好去处。如此一来，便形成了香港独有的饮食人文景观，并由此产生了风味独特的艇子粥和艇子菜，避风塘炒蟹就是其中的一道绚丽风景。”

2006年12月4日广州日报刊载“香港避风塘炒蟹登陆广州”一文，该文记载：“香港避风塘菜系起源于上世纪四五十年代，在当时的香港避风塘聚集了来自越南、菲律宾、马来西亚、新加坡、中国大陆等地的渔民，不同国家的人民聚居带来了饮食文化交流，逐渐形成了特色鲜明的避风塘菜系。”

《中外菜肴调味宝典》（四川科学技术出版社2004年1月出版）一书介绍了“避风塘家常味”“避风塘陈皮味”“避风塘孜然味”“避风塘飘香味”等四类避风塘菜肴的特色，并详细记载了“避风家常味鱼片”“避风陈皮蟹”“避风孜然味大虾”“避风飘香豆腐”等十余种避风塘菜肴的原料与制作方法。《中国名菜词典》（山西科学技术出版社2008年1月出版）一书记载有“避风塘炒膏蟹”“避风塘炒蟹”两道菜的原料与制作方法。

（三）争议商标权属变更的情况

2010年10月20日，争议商标从陈镇宁名下转让至上海磐石餐饮管理有限公司。2010年12月27日，争议商标从上海磐石餐饮管理有限公司名下转让至磐石意舟公司。

（四）其他有关事实

1987年10月20日，竹家庄美食有限公司在香港成立，经营避风塘菜品，公司董事为李思蒨、邓崇骥。1992年8月18日，珠海竹家庄美食酒家在珠海成立，董事长为邓崇正，副董事长与总经理为邓崇泰。1996年3月28日，上海竹家庄美食有限公司在上海成立，经营避风塘菜品，董事长为黄光辉，总经理为陈镇宁，公司在上海有七家直营店，在全国有十九家加盟店。上海避风塘公司的法定代表人叶锡铭曾供职于竹家庄公司，并曾代表竹家庄公司从事避风塘美食的经营活动。1998年9月15日，上海避风塘公司在上海成立，法定代表人为叶锡铭。

2010年7月，广州、杭州、洛阳等地餐饮行业协会就本案出具书面意见，主要内容为：近两年，上海避风塘公司以“避风塘”字号或“避风塘”商标受到侵害为由，在国内向数家经营避风塘料理的企业提起侵权赔偿诉讼，我会认为这是恶意的垄断行为，“避风塘”作为餐饮业的一种风味系列特色，不应该由上海避风塘公司一家独享。

2011年10月14日，上海市餐饮行业协会秘书长就本案出具情况说明，主要内容为：在上海，字号、商标中包含“避风塘”字样的企业有4、5家，其中上海避风塘公司的规模最大，竹家庄公司的规模稍小；上海避风塘公司和竹家庄公司原本是一家，后来分开，二者共存是历史形成的；对于这些企业，消费者一般可以区分。

再审判理和结果

最高人民法院认为，本案再审的焦点问题有四：其一，“避风塘BFT”商标的撤销与争议商标“竹家庄避风塘及图”的注册是否具有关联性；其二，“避风塘”是否属于一种风味料理或者菜肴烹饪方法的通用名称；其三，争议商标是否属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标；其四，上海避风塘公司在商标争议行政程序中是否主张了企业名称权，争议商标的注册是否侵害了上海避风塘公司的企业名称权。

（一）关于第一个焦点问题。由于商标评审委员会于2001年2月7日作出商评字〔2001〕第187号终局裁定，维持其2000年2月2日作出的商评字〔2000〕第11号终局裁定，故在争议商标于2000年7月28日获准注册之前，“避风塘BFT”注册商标已被撤销。上海避风塘公司关于“‘避风塘BFT’商标构成争议商标获准注册的在先权利障碍”的主张不能成立。并且，争议商标由竹子图案与“竹家庄避风塘”文字组成，其中竹子图案占据商标的大部分面积，处于商标的显著位置，故争议商标与‘避风塘BFT’商标存在明显差异，不能因为两者均包含“避风塘”字样，就认为商标评审委员会对两商标采取了不一致的审查标准。综上，‘避风塘BFT’商标的撤销与争议商标的注册不具有关联性。

（二）关于第二个焦点问题。根据查明的事实，“避风塘”一名源于香港，最初是指香港渔民躲避台风的港湾。后来，渔民在港湾附近打捞鱼虾并以简单的烹饪方法（油盐水、艇仔粥）进行加工并销售给游客，这种料理因保留了鱼、虾等食材的原味和鲜美而广受欢迎，“避风塘”一词遂由地理名词逐渐发展成为一种特别的风味料理或者烹饪方法的通用名称。上世纪七十年代，香港已有多家经营避风塘料理的餐饮店。上世纪八十年代，我国大陆地区开始出现经营避风塘料理的餐馆。目前，全国范围内经营避风塘菜品的店铺已有一百余家，这些店铺的菜单以及有关烹饪的书籍，均载有“避风塘炒蟹”“避风塘炒虾”“避风塘茄子”等菜肴名称。因此，“避风塘”一词除具有渔民躲避台风的港湾这一涵义外，还具有指称一种特别的风味料理或者菜肴烹饪方法的涵义。

（三）关于第三个焦点问题。上海避风塘公司申请再审称，争议商标申请人向商标审查机关隐瞒了两项事实：“避风塘BFT”商标是争议商标应不予核准注册的在先权利障碍；“避风塘”一词已被商标评审委员会认定为菜肴的通用名称。注册争议商标是否存在在先权利障碍，这属于商标行政主管部门的职权范围，争议商标申请人不承担此项义务；并且，前已述及，“避风塘BFT”商标亦不构成争议商标获准注册的在先权利障碍。关于避风塘已被商标评审委员会认定为菜肴的通用名称一节，该事实本身即由商标评审委员会在前案中予以认定，故争议商标申请人无法隐瞒；且争议商标由竹子图案与“竹家庄避风塘”文字组成，不仅仅是“避风塘”文字，故具有显著性。争议商标不属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标。

（四）关于第四个焦点问题。首先，根据查明的事实，在上海避风塘公司提交的《注册商标争议裁定申请书》中，尽管上海避风塘公司为支持其请求引用了2001年《商标法》第四十一条第一款与第二款，但该两款同时包含对违反第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条的处理规定，结合《注册商标争议裁定申请书》中“事实与理由”部分的记载，可以认定上海避风塘公司并未依据2001年《商标法》第三十一条提出争议商标侵害其企业名称权的主张。其次，关于争议商标的注册是否侵害了上海避风塘公司的企业名称权。由于“避风塘”一词不仅仅是上海避风塘公司的字号，还具有“躲避台风的港湾”和“一种风味料理或者菜肴烹饪方法”的涵义，因此，只要不会造成相关公众的混淆、误认，上海避风塘公司就不能以其企业名称权禁止他人在“躲避台风的港湾”和“一种风味料理或者菜肴烹饪方法”的涵义上正当使用“避风塘”一词。本案争议商标由竹子图案与“竹家庄避风塘”文字组成，且处于商标显著位置的竹子图案占据商标的大部分面积。对于餐饮行业相关公众而言，“避风塘”一词因具有“一种风味料理或者菜肴烹饪方法”的涵义，故争议商标中的“竹家庄”文字与竹子图案更具有标识商品或服务来源的作用，因此，争议商标的注册、使用不会造成相关公众的混淆、误认，未侵害上海避风塘公司的企业名称权。

综上，上海避风塘公司的各项申请再审理由均不能成立，第30896号裁定与一、二审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。判决：1.维持北京市高级人民法院（2010）高行终字第630号行政判决；2.驳回上海避风塘美食有限公司的再审请求。

【法官评述】

本案主要涉及通用名称的认定，以及包含通用名称的商标的显著性认定。

一个符号，是否属于商品的通用名称，应当取决于相关公众对该符号的认识。如果相关公众将这个符号看成是某一类商品的指称，那么该符号就是这一类商品的通用名称；反之，则不是。相关公众的认识并不是一成不变的，时移世易，原本不是通用名称的符号，可能发展变化而成为了某一类商品的代名词；原本为通用名称的符号，可能发展变化而具有了指称特定企业生产的商品的涵义。前者，比如Nylon，原为杜邦（DuPont）公司的商标，现已为尼龙产品的通用名称；又比如Aspirin，原为拜耳（Bayer）公司的止痛药商标，现泛指任何止痛药。后者，比如两面针，本为一种芸香科花椒属的中药，现已具有指称柳州两面针股份有限公司出品的牙膏的涵义；又比如苹果，本为一种水果，现已具有指称美国苹果公司出品的电子产品的涵义。本案中，“避风塘”一词，最初是指香港渔民躲避台风的港湾；后来，由于渔民在港湾附近打捞鱼虾并以特定的烹饪方法（油盐水、艇仔粥）进行加工并销售给游客，这种烹饪方法因保留了鱼、虾等食材的原味和鲜美而广受欢迎，“避风塘”一词遂由地理名词演变成为一种特别的风味料理、烹饪方法的名称。上海避风塘美食有限公司主张，“避风塘”是其自1998年创立并持续使用至今的主营品牌及企业字号，在上海地区，“避风塘”品牌与公司之间已经建立起了稳固的、唯一的指向关系。但是，查明的事实显示，全国范围内饮食行业的相关公众均将“避风塘”视为一种风味料理、烹饪方法的名称；在上海地区，字号、商标中包含“避风塘”字样的企业也有多家，对于这些企业，消费者亦可以区分，不会发生混淆。因此，尽管上海避风塘美食有限公司在经营中取得了一定的商业地位，但其并未在“避风塘”与公司提供的美食服务之间建立起一种特定的联系，无论是在全国范围，还是仅在上海地区，“避风塘”一词对于饮食行业的相关公众而言，并未在“躲避台风的港湾”与“一种风味料理、烹饪方法”之外产生新的涵义。

一个包含有通用名称的商标，是否具有显著性，同样取决于相关公众的认识。商标最基本的功能，是标识商品的来源。基于标识来源这一功能，商标的本质实为商品与其生产者之间通过一定媒介（比如符号、声音、气味等）建立起来的一种联系。这种联系的建立、加深、巩固，需要生产者持续不断地将带有其商标的产品投放市场，包括进行广告宣传，以此达到让消费者一接触到该商标就能立刻条件反射般地联系到该生产者的目的。从商标权人的角度来看，《商标法》对注册商标提供的商标专用权的保护，以及对未注册商标提供的在先使用权益的保护，均是为了保护商标权人努力建立起来的此种联系不被他人所破坏或损害；从消费者的角度来看，则是为了保护消费者对市场中存在的此种联系的信赖。理论上说，市场主体经过坚持不懈地经营，完全可能通过任一符号媒介，在其产品与该市场主体之间为相关公众建立起条件反射般的联系。但是，毫无疑问，所述媒介如果是商品的通用名称、图形、型号等符号，或者是直接表示商品的质量、原料、功能等特点的符号，因该符号缺乏识别特征，市场主体将为上述联系的建立付出更多的努力和代价，消费者也将为此付出更多的交易成本。基于立法的“父爱主义”观念，《商标法》第十一条遂对商标的申请注册作出限制性规定，从注册环节开始即引导市场主体的商标行为，从而提高市场效率。本案中，争议商标虽然包含“避风塘”这一通用名称，但同时还包含具有显著识别效果的竹子图案与“竹家庄”文字，故争议商标整体具备商标法规定的显著性。

编写人：最高人民法院　何鹏

9　北京亚东生物制药有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案——阅读提示：将某种处方已知的药物由某常规剂型改换为另一种剂型，如何准确判断是否具有创造性。

【裁判要旨】

区别技术特征的认定应当以记载在权利要求中的技术特征为基础。未记载在说明书中的技术贡献不能作为要求获得专利权保护的基础。本案中，本领域的技术人员无法得知请求保护的技术方案是提高丹酚酸B的提取物含量，以及该含量与本专利解决的技术问题有关联。被诉决定对区别技术特征的认定并不存在错误。

面对本专利实际要解决的剂型改变的技术问题，本领域技术人员容易想到结合药典公开的将中药提取物制成颗粒剂的常规制法。片剂和颗粒剂均为中药领域常见剂型，在现有技术整体上存在明确的技术启示的情况下，由制备方法所必然产生的技术效果并未超出本领域技术人员的合理预期。相对于证据1和证据3的结合是显而易见的，本专利不具有创造性。

【案号】

一审：北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第675号

二审：北京市高级人民法院（2011）高行终字第1704号

申请再审：最高人民法院（2013）知行字第77号

【案情与裁判】

原告（被上诉人、再审申请人）：北京亚东生物制药有限公司（简称亚东制药公司）

被告（上诉人、被申请人）：国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委）

第三人：山东华洋制药有限公司（简称华洋公司）

起诉与答辩

亚东制药公司向一审法院提起行政诉讼称：1.第15409号无效宣告请求审查决定（简称第15409号决定）否定反证7错误，反证7分别与反证3、4构成证据链，属于完善对比试验证据的性质，应当采信。2.第15409号决定对无效宣告请求的理由和范围认定错误。3.第15409号决定认定反证3不能证明本专利相对证据1具有意想不到的效果是错误的。请求撤销第15409号决定。

专利复审委辩称：1.反证7是亚东生物公司在庭审中当庭提交的，形式上不满足允许延迟至庭审辩论终结前提交的证据，已经超过了可以提交反证的举证期限，且不满足公知常识性证据的公开时间要求，也不属于完善证据法定形式的证据，第15409号决定对反证7不予接受符合规定。2.华洋公司认为片剂与颗粒剂的剂型转换、所提及的片剂和颗粒剂的制法，其中常用辅料和用量的选择均是本领域公知常识，涵盖了华洋公司在口审提出的证据2 和3要证明的公知常识内容。第15409号决定对无效宣告请求的理由和范围认定正确。3.本专利权利要求无效的事实认定、法律适用以及审查结论正确。请求驳回亚东制药公司诉讼请求，维持第15409号决定。

华洋公司述称：第15409号决定认定事实清楚、适用法律正确，应当予以维持。

一审审理查明

亚东制药公司是名称为“治疗乳腺增生性疾病的药物组合物及其制备方法”发明专利的专利权人，本专利授权公告的权利要求书如下：1.一种治疗乳腺增生性疾病的药物组合物，由以下重量份的原料药制成：橘叶412.5g、丹参412.5g、皂角刺275g、王不留行275g、川楝子275g、地龙275g；其制备方法如下：（1）将橘叶、丹参、皂角刺、川楝子加水煎煮二次，每次煎煮1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.28，温度为85℃，放冷，将所得浓缩液备用；（2）地龙和王不留行用70％乙醇回流提取二次，第一次提取2小时，第二次提取1小时，滤过，合并滤液，将所得滤液备用；（3）将步骤（1）所得的浓缩液和步骤（2）所得的滤液合并，调整乙醇量达70％，搅拌均匀，静置，回收乙醇并浓缩成稠膏，加入蔗糖500g与淀粉、糊精适量，混匀，制成颗粒，干燥即得。2.权利要求1所述药物组合物在制备治疗乳腺增生、乳房胀痛疾病药物中的用途。3.如权利要求1所述的药物组合物在制备具有抗炎作用药物中的应用。华洋公司针对该专利于2010年3月10日向专利复审委提出无效宣告请求，其提交的证据1《中华人民共和国药典（2000年版一部）》作为对比文件。证据1记载“乳块消片”的功能主治为舒肝理气、活血化淤、消散乳块，用于肝气郁结、气滞血淤、乳腺增生、乳房胀痛。处方为：橘叶825g、丹参825g、皂角刺550g、王不留行550g、川楝子550个、地龙550g。制法为：以上六味，除地龙、王不留行外，其余橘叶等四味加水煎煮二次，每次1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.25～1.30（85℃），放冷，备用；地龙、王不留行用70％乙醇回流提取二次，第一次2小时，第二次1小时，滤过，合并滤液，加入上述浓缩液中，调整乙醇量达70％，搅拌均匀，静置，回收乙醇并浓缩至稠膏状，减压干燥成干浸膏，粉碎，加辅料适量，混匀，制成颗粒，干燥，压制成1000片，包糖衣，即得。华洋公司同时提交了《中华人民共和国药典（2000年版一部）》作为证据3，其中记载：除另有规定外，药材应按各该品种项下规定的方法进行提取、纯化、浓缩至规定相对密度的清膏，喷雾制粒或喷雾干燥，制成细粉，加适量的辅料，混匀，制成颗粒；或加适量的辅料或药材细粉，混匀，制成颗粒，干燥。其后，亚东制药公司提交了反证3即《干燥方式对乳块消片提取物中丹酚酸B含量的影响》一文，用以证明本案专利相对于证据1具有意料不到的技术效果。反证3的发表时间晚于本案专利的申请日，其以丹酚酸B为指标，比较了减压干燥、喷雾干燥两种干燥方式制备的乳块消片提取物的含量差异，结论为喷雾干燥制备的乳块消片中提取物丹酚酸B的含量比较高。亚东制药公司同时提交了反证4用于证明证据1的临床有效率低于本发明，其内容为北京中医药大学药厂的网页内容记载，其生产的乳块消片的总有效率达86％。

专利复审委作出第15409号决定宣告本专利权全部无效。该决定认为，本专利权利要求1与证据1的区别仅在于：二者的剂型不同，由此导致制剂步骤（3）有所不同，以及与证据1规定的相对密度为1.25～1.30相比，本专利权利要求1将密度进一步限定为1.28。本领域技术人员很容易想到在证据1的药物处方的基础上，选用颗粒剂常用辅料，并采用本领域公知的常规制法来制备颗粒剂。证据1已经给出了相关浓缩液的相对密度的范围，本专利选择了其中的具体值，这种选择是常规的。反证4中未公开测定乳块消片总有效率的测定方法，在无法确知该方法与本专利方法是否相同的情况下，不能直接进行实验结果的比较。反证7因举证时限问题不予接受，导致无法明确说明反证4中的各药物成分的含量和制法。本专利在证据1公开的活性成分及配比的基础上，选用本领域常用辅料，采用本领域常规制法制成颗粒剂，获得的包括总有效率在内的技术效果是可以预期的，并非无法预料。基于与评述权利要求1相同的理由，权利要求2也不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。结合对权利要求1的评述可知，权利要求3相对于证据1和公知常识的结合也不具备创造性。

一审判理和结果

一审法院认为，第15409号决定关于本专利技术效果的可预期性的认定，脱离或夸大了本领域技术人员的能力。本专利颗粒剂的总有效率为95.70％，证据1中片剂的总有效率为89.32％，本专利权利要求1具有显著进步。在本专利权利要求1相对于证据1具备创造性的前提下，本专利权利要求2、3相对于证据1也具备创造性。据此判决，撤销第15409号决定；专利复审委重新作出无效宣告请求审查决定。

上诉与答辩

专利复审委员会不服一审判决提起上诉称，本专利是将证据1中的片剂改换成了颗粒剂，本专利的颗粒剂制法是证据3中常规颗粒剂的制法，本专利权利要求1相对于证据1和证据3的结合是显而易见的。本专利的颗粒剂的效果是证据1的处方与本领域常规颗粒剂制法结合后获得的技术方案所必然带来的。反证7不应当接受。药物的有效率由片剂的89.32％提高至95.70％是在本领域技术人员的预期范围之内。本专利权利要求1至3不具备创造性。一审判决对本专利创造性认定错误。请求撤销一审判决，维持第15409号决定。

华洋公司在二审审理期间撤回上诉。

亚东制药公司答辩认为一审判决认定事实以及适用法律正确，应当予以维持。

二审判理和结果

北京市高级人民法院二审认为，本案专利权利要求1仅是将证据1中使用的片剂改换成了颗粒剂，颗粒剂的制法是证据3公开的两种常规颗粒剂制法中的一种，属于本领域技术人员对已知药物常规剂型的转换，第15409号决定认定权利要求1相对于证据1和证据3的结合显而易见，具有事实和法律依据。本领域技术人员知晓干燥步骤中的高温等因素会造成药物活性成分的损失，常规颗粒剂制法之一就不含减压干燥步骤，故本案专利省略减压干燥步骤所带来的最终效果的改变是本领域技术人员可以预料的。权利要求1并未取得预料不到的技术效果。遂判决撤销一审判决，维持第15409号决定。

申请再审理由与答辩

亚东制药公司申请再审主张称：第15409号决定对区别特征的认定错误。本专利产品与证据1相比，产品组成发生了显著变化，才带来临床疗效上的显著进步，本专利解决的技术问题并非改变产品剂型。通过省去减压干燥步骤从而提高丹酚酸B的含量，获得预料之外的临床疗效，是本专利的创造性之一。本专利获得的意外效果，并非本领域技术人员所能预料。第15409号决定对权利要求1在临床疗效上优于证据1的事实没有作出认定。第15409号决定认为没有记载检测方法而无法进行有效率数据的比较，缺乏依据。请求撤销二审判决和第15409号决定，对本案进行再审。

专利复审委提交书面意见认为：第15409号决定将剂型不同和制剂步骤不同归为一类区别特征，并基于该区别特征带来的技术效果来确定本发明实际解决的技术问题为改换剂型是正确的。在结合技术启示明确，发明如此显而易见的情况下，已无须再进行技术效果的对比。与权利要求1同理，权利要求2相对于证据1不具备创造性。请求驳回亚东制药公司的再审请求，维持二审判决以及第15409号决定。

再审判理和结果

最高人民法院审查认为：亚东制药公司关于本专利中的丹酚酸B的含量构成权利要求1与现有技术的区别技术特征，以及主张本专利实际解决的技术问题是提高丹酚酸B的含量，无事实依据。亚东制药公司有关提高丹酚酸B的含量使本专利具备创造性的申请再审理由，不予支持。在认定是否存在预料不到的技术效果时，应当综合考虑发明所属技术领域的特点尤其是技术效果的可预见性、现有技术中存在的技术启示等因素。通常，现有技术中给出的技术启示越明确，技术效果的可预见性就越高。在现有技术整体上存在明确的技术启示的情况下，由制备方法所必然产生的技术效果并未超出本领域技术人员的合理预期。由于本专利权利要求1是在现有技术上使用了已知的技术手段，并且产生的技术效果是可以预料到的，第15409号决定和二审判决认定本专利相对于证据1和证据3的结合是显而易见的，并无不当。亚东制药公司关于二审判决对本专利技术效果的认定存在错误的主张，不予支持。综上，驳回亚东制药公司的再审申请。

【法官评述】

将某种处方已知的药物由某常规剂型改换为另一种常规剂型，所限定的制备方法是本领域的常规技术手段时，如何确定该发明具有创造性在实务中存在较多争议。这对于极度依赖专利权的保护的医药产业，具有重要的影响。对于涉案专利是否具有创造性，一、二审法院存在不同的观点，分歧集中在技术效果的认定。亚东制药公司围绕该焦点，对无效决定认定的区别特征、发明实际解决的技术问题以及专利申请日后的证据采信等创造性认定的基础问题，提起了再审申请。

一、认定区别特征以及发明要解决的技术问题，应当以权利要求和说明书公开的内容为基础，没有记载在说明书中的技术贡献不能作为要求获得专利权保护的基础。

区别技术特征的认定应当以记载在权利要求中的技术特征为基础。区别特征的认定是创造性评判的第一步，认定权利要求与最接近现有技术之间的区别技术特征，应当以权利要求记载的技术特征为准，没有记载在权利要求中的技术特征不能作为对比的基础，也不能构成区别技术特征。本专利权利要求1是方法限定的产品权利要求。限定了原料药的组分、配比、制备方法，并未限定最终制备形成的药物组合物产品的活性成分及含量。亚东制药公司在申请再审阶段，以本专利的精髓在于通过改变制剂工艺改变了药物中特定活性成分的比例为基础，主张丹酚酸B的含量构成权利要求1与现有技术的区别技术特征。因权利要求以及说明书中均没有记载丹酚酸B的功能和效果，本领域的技术人员无法基于专利公开的技术方案得知请求保护的发明与提高丹酚酸B的含量，以及其含量与本案专利要解决的技术问题有何关联性。

在采用“三步法”判断权利要求是否具备创造性时，确定权利要求保护的发明实际要解决的技术问题是判断该发明相对于现有技术是否具有显而易见的基础和前提。同样，确定发明实际解决的技术问题，通常也要在发明相对于最接近的现有技术存在的区别技术特征的基础上，由本领域技术人员在阅读本专利说明书后，根据该区别技术特征在权利要求请求保护的技术方案中所产生的作用、功能或者技术效果等来确定。亚东制药公司主张专利实际要解决的技术问题是提高丹酚酸B的含量，并非改变剂型。然而，在权利要求书中并没有记载药物组合物中丹酚酸B的含量，也没有记载用于提高丹酚酸B的具体技术手段，更没有记载丹酚酸B的含量与疗效之间的因果关系的情况下，本领域技术人员在阅读说明书后，无法得知本发明要解决的技术问题与提高丹酚酸B的含量有何关联，更无法得出本案专利实际要解决的技术问题是改变药物特定活性成分比例的结论。显然该主张没有事实基础。同时，亚东制药公司为证明发明点在于丹酚酸B的提取含量，提交了反证3，并对该证据能否采信提出了异议。正如上文所述，在本专利说明书没有记载提高丹酚酸B含量及其技术效果的情况下，不能将反证3作为对比实验数据使用。

申请日前提交的专利申请文件是确定专利申请能否得到授权的基础。对于亚东制药公司在申请日之后提交的技术文献，如果不是专利申请日之前的公知常识，也不是用于证明本领域技术人员的知识水平与认知能力的，一般是不能作为判断能否获得专利权的依据。作为以公开换保护的专利制度，对专利权的保护应当与发明人相对于申请日前的现有技术所做出的技术贡献相称，其技术贡献应当充分公开，并记载在说明书中。因此，未记载在说明书中的技术贡献不能作为要求获得专利权保护的基础。尽管反证3在一定程度上解释了制备工艺与丹酚酸B含量之间的关系，但其是一篇本专利申请日之后公开的技术文献，而且所述技术内容并非本领域技术人员在本专利申请日前所具有的知识水平与认知能力。故不应当以反证3记载的内容作为判断本专利技术效果的基础。

二、对于预料不到的技术效果的认定应当综合判断，考虑发明所属技术领域的特点尤其是技术效果的可预见性、现有技术中存在的技术启示等因素。

当请求保护的发明与现有技术接近，实质性特点不突出时，发明的技术效果则是判断创造性的重要因素。发明的技术效果优于最接近现有技术的技术效果，并不足以认定其具有预料不到的技术效果，必须要达到超出本领域人员的一般预期，需要从说明书中确认的技术效果为依据判断相对于现有技术是否达到了预料不到的程度，该技术效果产生“质”的变化，具有新的性能，或者产生“量”的变化，超出了预期。预料不到的技术效果并不是专利文件中声称的结果，而是所属领域技术人员根据现有技术以及本申请的技术效果做出的全面、客观的评判，无法以简单的量的多少进行量化，无法确定具体的标准认定百分之多少的变化就是预料不到的或者是可以预料到的。预料不到的技术效果的判断并不是孤立的，而是与发明实际解决的技术问题、现有技术中存在的技术启示相关联，其技术效果的可预见性要综合多种因素，尤其是应当结合所属技术领域的普通技术知识，以及现有技术中存在的总体教导进行综合判断。当有证据证明现有技术促使所属技术领域的技术人员有动机得出发明的技术启示强时，发明的实质性特点相对于现有技术通常就会变弱，而要使得发明具备创造性，就需要证明发明的技术进步程度比现有技术更高。一般来说，现有技术促使本领域技术人员有动机得出发明的技术启示，与技术方案非显而易见性的结论是此消彼长的关系。本案中，片剂和颗粒剂均为中药领域常见剂型，该领域对两种制备方法及所带来的技术效果的可预见性方面的研究较为充分。在对技术效果存在合理预期的情况下，面对本案专利实际要解决的剂型改变的技术问题时，本领域技术人员容易想到结合证据3公开的中药提取物制成颗粒剂的常规制法，而常规颗粒剂制法的具体方法不含减压干燥步骤，这种制法有利于保持药物活性、产品易于崩解、药物溶出度和生物利用度好，由此带来的药物有效率的提高，本领域技术人员具有合理预期。通常，现有技术中给出的技术启示越明确，技术效果的可预见性就会越高。因此，由制备方法所必然产生的技术效果并未超出本领域技术人员的合理预期。对于这一问题的梳理可进一步解决对比试验数据的问题。就本专利说明书实验例3而言，记载的药物的总有效率为95.70％，即便认可亚东制药公司主张的按药典标准生产的乳块消片产品总有效率为89.32％的对比实验数据。由于本专利制备颗粒剂时省去了减压干燥步骤，所以此时减压干燥步骤对药物活性成分的影响也会相应减少，在现有技术整体上存在明确的技术启示时，本领域技术人员能够合理预期省略的减压干燥步骤将会使药物的整体有效率提高，优于最接近现有技术证据1的95.70％的总有效率是本专利限定的制备方法本身的特点导致的，该效果的改变是本领域技术人员可以合理预料的，并不具有预料不到的技术效果。

编写人：最高人民法院　罗霞

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[1]对应2013年修正的《商标法》第三十条。下文同。

[2]对应2014年11月修订的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条。

[3]对应2014年11月修订的《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第（一）项。

[4]对应2014年5月28日修订的《商标评审规则》第五十七条。