6　华为技术有限公司诉交互数字通信有限公司等标准必要专利使用费纠纷案——阅读提示:许可人与被许可人之间因标准必要专利许可使用费问题不能达成协议而提起诉讼，人民法院应否受理?人民法院受理后，如何确定案由和标准必要专利使用费如何计算?

【裁判要旨】

标准必要专利是因纳入某一技术标准，而在实施该标准时必然要运用的专利技术。许可人与被许可人之间因标准必要专利使用费问题通过协商未能达成一致时，可以请求人民法院裁决。目前，民事案由规定中，缺乏此类案件的立案案由，但人民法院可以根据当事人主张的法律关系的性质，将该类纠纷确定为“标准必要专利使用费纠纷”。

确定本案的准据法，应当考虑所涉专利的授权地、实施地、使用者所在地、谈判协商地等因素。

人民法院在确定标准必要专利使用费或者费率时，应当依据公平、合理、无歧视原则(FRAND原则)，充分考虑专利对标准的贡献率、专利对产品的贡献率、同样专利收取他人的许可费、市场经济环境和科技发展状况以及双方在磋商中的意思表示等因素。

【案号】

一审:广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第857号

二审:广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号

【案情与裁判】

原告(被上诉人) :华为技术有限公司(简称华为公司)

被告(上诉人) :交互数字通信有限公司(InterDigital Communications，INC)

被告(上诉人) :交互数字技术公司(InterDigital Technology Corporation)

被告(上诉人) :交互数字专利控股公司(INterDigital Patent Holdings Inc)

被告(上诉人) : IPR许可公司(IPR Licensing Lnc. )

以上四被告统称IDC公司。

起诉与答辩

2011年12月6日，华为公司向一审法院提起诉讼，请求判令: 1.按照公平、合理、无歧视(FRAND)条件判决确定IDC公司就其中国标准必要专利许可华为公司的许可费率或费率范围。2.由IDC公司承担本案全部诉讼费用。

IDC公司答辩认为:原告的诉讼请求不明确，不符合《民事诉讼法》规定的起诉条件;本案理应适用ETSI所在国即法国的法律;即使根据中国法律，原告与被告之间也未成立任何专利实施许可合同;原告主张的FRAND条件或FRAND义务并非中国法律概念;仅确定许可费率并不足以成立许可合同，应由双方继续谈判，通过协商解决纠纷。

一审审理查明

华为公司经营范围包括开发、生产、销售程控交换机、数据通信设备、无线通讯设备等电信设备。IDC公司从事用于数字蜂窝和无线产品先进数字无线技术的研究、设计和开发。华为公司、IDC公司均为欧洲电信标准化协会会员。

现行主要通信标准包括2G、3G、4G。2G标准包括GSM和CDMA标准。GSM标准由欧洲电信标准化协会(即ETSI)主持制定，并在欧洲推行使用。CDMA标准由美国电信工业协会(即TIA)主持制定，并在美国推行使用。在中国的2G时代，中国移动、中国联通运营GSM网络，中国电信运营CDMA网络。3G标准包括WCDMA、CDMA2000、TD—SCDMA标准。WCDMA标准使用地区包括欧洲、中国。TD—SCDMA标准使用地区主要为中国。CDMA2000标准使用地区包括美国、中国。中国联通、中国电信、中国移动分别使用WCDMA、CDMA2000、TD—SCDMA标准。4G标准主要是指LTE标准，由3GPP制定并发布，在欧洲、美国、中国使用。

华为公司生产相关通信产品必须符合包括中国联通、中国电信、中国移动分别使用的WCDMA、CDMA2000、TD—SCDMA标准在内的无线通信技术标准。IDC公司在WCDMA、CDMA2000、TD—SCDMA标准等中国现行的无线通信技术标准中拥有多项必要专利。

欧洲电信标准化协会知识产权政策的主要内容为:该政策第4. 1条规定:各成员应当在合理范围内尽量(特别是在其参与的对标准或技术规范的制定过程中)及时将基本知识产权向ETSI通告。特别是:提交关于标准或技术规范技术提案的成员应当在诚信基础上提请ETSI注意任何在提案被采纳后可能变成基本知识产权的成员知识产权。该政策第6. 1条规定:当与某特定标准或技术规范有关的基本知识产权引起ETSI的注意时，ETSI总干事应当立即要求知识产权所有者在三个月内以书面形式给予不可撤回的承诺，该承诺须说明知识产权所有者将准备根据该知识产权中所规定的公平、合理和无歧视条件来授予不可撤销的许可。该政策第12规定:本方针适用于法国法律。但是，任何成员不得以本方针之名，违反本国法律法规，或者从事违反适用于本国的超国家法律法规的活动，且此等法律不允许双方协议减损法规效力。

美国电信工业协会(即TIA)的知识产权政策为:鼓励权利人尽早披露纳入标准的专利，并要求权利人按照合理和无歧视的原则(RAND)许可其专利。

IDC公司加入相关标准组织并承诺:将准备按照欧洲电信标准化协会(ETSI)知识产权方针第6. 1条所规定的条款和条件来授予该知识产权下的不可撤销许可。并承诺遵守FRAND (即Fair，Reasonable and Non－discriminatory，公平、合理、无歧视)义务。

2008年9月至2012年8月，华为公司与交互数字通信有限公司就涉案专利许可在中国广东省深圳市等地进行了多次谈判。IDC公司提出要将该公司全球范围内的电信终端装备和基础设施设备中的专利非排他性的许可给华为公司，向华为公司收取不可退还的许可费。同时要求华为公司将该公司的相关专利全球性的、免许可费的、非排他性的许可给IDC公司。华为公司则要求对IDC公司在中国的标准必要专利予以许可。

2012年6月28日，IDC公司宣布撤销之前的2009年5月、2011年3月以及2012年3月要约。IDC公司方继续承诺提供全球性的、基于专利组合的许可，华为公司拒绝要约的任何一项要件构成对要约要件的完全拒绝。IDC公司方提供给华为公司一次性付款许可和按销售量付款许可两种选择方式。(许可费的具体数额因属双方商业秘密而略去)

IDC公司曾将2G通信标准专利和3G通信标准专利许可给苹果公司，从2007年开始，七年的许可使用费共计5600万美元。根据STRATEGY ANALYTICS研究机构对全球手机市场的分析报告，2007年至2012年，苹果公司的全球手机销售收入达到2000亿以上。

三星公司曾因标准必要专利问题与IDC公司发生诉讼，诉讼中双方达成许可协议。根据双方2009年协议，三星公司在18个月内分四次向交互数字公司支付了4亿美元。根据STRATEGY ANALYTICS研究机构对全球手机市场的分析报告，2007年至2012年，三星公司的全球手机销售收入达到2000亿以上。

双方谈判期间，IDC公司在美国特拉华州法院对华为公司等提起专利侵权诉讼，同时还向美国国际贸易委员会(ITC)起诉，请求法院禁止华为公司等继续实施其专利并作出赔偿，也请求美国国际贸易委员会启动337调查并发布全面禁止令。

一审判理和结果

一审法院经审理认为:本案所要解决的是华为公司因实施中国通信标准而要求按照公平、合理、无歧视条件获得IDC公司在中国的标准必要专利的授权许可，双方争议标的、华为公司住所地、主要经营场所、涉案专利实施地、谈判协商地均在中国，按照密切联系原则，本案应适用中国法律。就专利许可费率条件问题，如果不寻求司法救济，华为公司除被迫接受IDC公司单方面所提出的条件，没有任何谈判余地，故应由法院管辖。IDC公司的几次要约均含有华为公司无法挑选和选择的整体要件，属于对标准必要专利权利的滥用，不符合FRAND的要求。综合考虑IDC公司标准必要专利数量、质量、价值，业内相关许可情况以及被告的中国标准必要专利在被告全部标准必要专利中所占份额等因素，许可费率以相关产品实际销售价格计算，以不超过0. 019%为宜。

据此，一审法院判决: IDC公司就中国标准必要专利及标准必要专利申请给予华为公司许可，许可费率以相关产品实际销售价格计算，不超过0. 019%。本案一审案件受理费人民币1000元，由IDC公司共同承担。

上诉与答辩

IDC公司上诉称: 1.一审判决确定的以相关产品实际销售价格计算不超过0. 019%的许可费率，缺乏事实和法律依据。2.在中国法律概念里并不存在与“FRAND”义务对等的概念，一审法院简单套用中国法律原则来解释“FRAND”义务，属于适用法律错误。3.一审法院对于“FRAND”义务内容的解释存在严重偏差。4.交互数字通信有限公司不是专利权人，不是本案适格被告。5.一审判决认定事实不清，判决内容不明确。请求二审法院撤销一审判决，驳回华为公司的全部诉讼请求。

华为公司辩称: 1.交互数字通信有限公司属于本案适格被告。2.华为公司的诉讼请求是明确的，一审判决也是明确的，程序是合法的。3.一审法院确认IDC公司负有FRAND义务，有充分的事实和法律依据。4. IDC公司上诉提出一审判决对FRAND义务的理解出现严重偏差，完全是在模糊和虚化FRAND义务和责任。5.一审判决适用法律是正确的，IDC公司在费率协商过程中，严重违反了FRAND义务，一审判决将许可费率确定为0. 019%是恰当的。

二审判理和结果

二审法院经审理认为:本案纠纷属于标准必要专利使用费纠纷，双方争议和请求法院解决的问题并非华为公司与IDC公司是否要加入ETSI协议以及对ETSI协议的相关规定是否适当等问题，双方争议的问题仅仅是标准必要专利使用费问题。根据当事人的诉辩主张，双方争议的标的是IDC公司在中国的专利或者专利申请。华为公司与IDC公司之间并无约定如果双方就标准必要专利使用费问题发生纠纷应当适用哪国法律;而华为公司住所地、涉案专利实施地、谈判协商地均在中国，与中国有最密切的联系。本案所涉IDC公司的中国标准必要专利或者专利申请，均是根据中国专利法的规定申请或者获得授权的，应当依照中国法律予以保护。因此本案应当适用中国法律。

本案所涉的“FRAND”义务是欧洲电信标准化协会和美国电信工业协会中的知识产权政策和相关承诺。华为公司与IDC公司作为会员，应当受到前述协议约束。“FRAND”义务的含义在前述协议中是明确的。尽管中国法律没有具体规定“FRAND”的含义，但有类似的规定，如果双方当事人对合同条款或者协议中词语的理解存在分歧，人民法院可以根据相关法律法规等对其做出解释。“FRAND”义务的核心在于合理、无歧视的许可费或者许可费率。在确定合理的使用费时，至少应考量以下因素:实施该专利所获利润以及该利润在相关产品销售利润中所占比例、专利对标准作出的技术贡献、技术标准中有效专利的数量及其比例、专利许可使用费在不同被许可人之间的分配、许可费总量不应超过产品利润的一定比例、相同专利许可他人的收费情况以及市场经济状况等;尤其要考虑“无歧视”的条件，在基本相同的交易条件下，如果标准必要专利权人给予某一被许可人比较低的许可费，而给予另一被许可人较高的许可费，通过对比，后者即有理由认为其受到了歧视待遇，标准必要专利权人就违反了无歧视许可的承诺。

IDC公司许可给华为公司的专利许可使用费率是其许可给苹果公司的百倍左右，是许可给三星公司的十倍左右。在IDC公司与苹果公司和三星公司之间的专利许可中，许可使用的专利及其范围是全球范围内。而本案华为公司要求IDC公司许可的专利仅仅是指IDC公司在中国的标准必要专利，故根据以上情况，综合考虑他们之间专利许可实际情况的差别，以及华为公司如果使用IDC公司在中国之外的标准必要专利还要另行支付使用费的情况，为避免专利许可使用费的过高堆积，将其使用费率确定为0. 019%，是适当的。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。因此，二审判决:驳回上诉，维持原判。

【法官评述】

该案是我国首例标准必要专利使用费纠纷案，在知识产权法律适用上具有开创性意义。由于我国专利法没有对标准必要专利予以规定，故现行《民事案件案由规定》中也没有类似案由，因此如何确定案由，如何适用法律、如何确定标准必要专利使用费数额，是本案的难点。本案的裁判对今后类似案件的处理及专利法的修改提供有力支撑。

1.关于本案案由如何确定问题。华为公司与IDC公司之间纠纷的起因是标准必要专利的使用费。双方经多次谈判，没有达成一致意见。华为公司向法院请求:按照公平、合理、无歧视(FRAND)条件判决确定IDC公司就其中国标准必要专利许可华为公司的许可费率或费率范围。由于我国现行专利法并没有对标准必要专利予以规定，因此，现行的《民事案件案由规定》中也没有可以直接援引的匹配案由。就如何确定案由的问题，曾有观点提出将该案确定为“专利合同纠纷”、“发明专利实施许可合同纠纷”或者“不正当竞争纠纷”。但这些现成的案由均不能准确反映本案纠纷的实质，也不符合民事案件案由确定的标准。民事案件案由，应当依据当事人主张的民事法律关系的性质确定，同时要考虑争议的标的、焦点和诉讼请求。由于案件争议的是标准必要专利，有别于我国专利法规定的一般专利，而且当事人并未签订许可使用合同，沿用专利合同纠纷或者专利实施许可合同纠纷作为案由并不妥当。根据标准必要专利的特点，一旦将专利纳入标准，权利人必须承诺根据公平、合理和无歧视条件来授予不可撤销的许可。也就是说，标准必要专利权人不得拒绝许可，许可与否不在谈判之列。许可人与被许可人之间要谈判的问题是使用费和使用条件等问题。本案争议的实质就是使用费问题。因此，根据民事案件案由确定的标准和本案实际情况，将案由确定为“标准必要专利使用费纠纷”，实际上是给《民事案件案由规定》增补了一个新的案由。

2.关于本案应否由法院审理以及如何适用法律的问题。IDC公司认为双方因标准必要专利使用费问题发生纠纷，司法不应介入，即便介入，也应适用法国法。诚然，对于一般专利而言，专利的授权许可及其对价，属于当事人意思自治的范畴，双方达成合意才能使用，否则不得使用。但在某些特殊情况下，比如国家紧急状态或者为了公共健康目的，某些医药专利等可依法强制许可，权利人不得拒绝。对于强制许可费用问题，双方可以谈判，谈判不成，可以由法院裁判。标准必要专利具有规范性、强制性、公益性和不可替代性，其许可问题与强制许可有相似之处。为了避免标准必要专利的权利人收取过高的许可使用费，阻碍产业进步，有必要对其进行一定限制，许可使用费问题应当接受司法审查。且由于双方争议的仅仅是IDC公司在中国申请或者获得授权的标准必要专利的使用费问题，这些专利均是根据中国专利法申请或者授权的，该类专利的保护应当依据中国法律，而且华为公司住所地、涉案专利实施地、谈判协商地均在中国，与中国有最密切的联系，故本案应当适用中国法律裁判，而不应适用法国法律。

3.关于标准必要专利使用费数额的确定问题。据了解，我国目前制定的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准中，均没有就标准必要专利使用费计算问题予以规定，现实中主要由当事人谈判解决或者诉讼解决。最高人民法院在(2008)民三他字第4号文对辽宁高院的批复中指出，“专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费”。上述批复没有提及标准必要专利使用费的计算方法。因此，本案中，法院根据标准必要专利的特点和案件的实际情况，采取了价值分析、市场比较、假想谈判等方法，按照公平、合理、无歧视原则，综合考虑专利对产品的贡献率、专利对标准的贡献率、同样专利对他人收取的许可费、使用人就类似专利缴纳给他人的许可费、市场经济环境和科技发展状况以及双方在前期磋商中的意思表示等因素，酌情确定本案的标准必要专利的使用费率，其数额是适当的。由于本案仅是首例，标准必要专利许可使用费的科学合理计算方法，仍有待深入研究。

编写人:广东省高级人民法院知识产权审判庭　欧修平