对禁止重复授权原则的分析及思考

赵洋　杨栋　薛梅　葛加伍

摘要：通过比较禁止重复授权与新颖性的关系，分析具体审查方式，并针对产品及其制造方法的重复授权问题、同一申请人的判断时间、专利权质押或许可对禁止重复授权的限制，以及专利权的部分放弃等情形，从禁止重复授权的立法本意出发，借鉴国外立法模式，提出针对性建议。

关键词：专利　重复授权　同样的发明创造

引言

《专利法》第1条规定了立法宗旨，即保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。而要落实该宗旨，须兼顾专利权人与社会公众之间的利益，为此专利法规定了许多对专利权限制的条款，《专利法》第9条明确规定的禁止重复授权原则便是其中之一。专利法第9条第1款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”主要基于以下原因：如果对于同样的发明创造向不同的单位或个人授予专利权，首先会在不同专利权人之间产生权利冲突，与专利权的独占性相矛盾；其次会使得第三人实施该专利需要同时获得所有专利权人的许可，分别支付专利许可费，不合理地提高了实施专利的成本，妨碍发明创造的应用，不符合专利法的立法宗旨[1]。此外专利法第9条第1款也规定了例外情况“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”专利法第9条规定的禁止重复授权原则是为了避免出现重复授权，而在专利制度设计中，专利法第22条规定的新颖性客观上也避免了重复授权。

一、禁止重复授权与新颖性的关系

新颖性和禁止重复授权两者的判断主体都是所属技术领域的技术人员，判断客体都是所审专利申请权利要求的技术方案。两者的判断内容不同，具体体现在新颖性中“同样的发明或实用新型”与禁止重复授权中“同样的发明创造”不同。对于新颖性中“同样的发明或实用新型”，《专利审查指南》[2]第二部分第三章第3.1节规定：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。《专利审查指南》具体给出了完全相同或简单文字变换、上下位概念、惯用手段的直接置换、数值和数值范围等几种情形。

而对于禁止重复授权原则中同样的发明创造的含义，《专利审查指南》[2]第二部分第三章第6节规定：对于发明或实用新型，专利法第9条或专利法实施细则第41条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。

据此，新颖性中“同样的发明或实用新型”与禁止重复授权原则中“同样的发明创造”相比，两者在范围上存在交叉。在完全相同或简单文字变换情形下，两者相同；在上下位概念、惯用手段的直接置换情形下，只适用前者判断，不适用后者；在数值和数值范围情形下，若数值范围相同，则两者相同，若数值范围存在交叉或包含关系，则只适用前者判断，不适用后者。此外，新颖性审查中比对文本的查阅对象与禁止重复授权审查不同，新颖性审查中查阅的对比专利文本包括权利要求书、说明书、说明书附图，其中新颖性审查中对构成现有技术的对比专利文本还需查阅说明书摘要、摘要附图，此外新颖性审查还可查阅非专利文件，只要构成现有技术，均可用于新颖性判断。而禁止重复授权审查中仅能审查对比专利文本的权利要求书。

通过上述分析可知，广义上讲，两者客观上都存在禁止重复授权的效果，但在具体判断中由于两者所涉及的“同样的发明或实用新型”和“同样的发明创造”在概念和范围上不同，使得只有部分缺乏新颖性的情形同时也属于禁止重复授权的情形。此外，禁止重复授权是专利审查中的兜底审查，即在不存在其他缺陷时才进行是否重复授权的审查，优先审查新颖性。

二、禁止重复授权的具体审查方式

在禁止重复授权的具体审查中，根据是否为同一申请人、是否同日申请，以及涉及的案件为两件申请或一件申请和一件专利等可区分为不同情形，其审查方式也不尽相同，具体方式参见表1。需要说明的是，由于实用新型只进行初审，一般不进行检索，故即使存在表1所列情形，实用新型审查员也无法获知，故表1所列情形的相应审查方式主要用于发明实质审查。

结合表1，对于构成同样的发明创造的具体审查方式说明如下：

（1）两件不同日（指申请日，有优先权的指优先权日）的发明或实用新型专利申请，以及一件发明或实用新型专利申请和一件发明或实用新型专利，两者申请日（指申请日，有优先权的指优先权日）不同，且专利的申请日在先，专利申请的申请日在后这两种情形，审查方式均为：无论是否为同一申请人，对后一申请均以不具备新颖性为由，通知申请人修改；若申请人陈述意见后仍不符合A22条规定的，予以驳回；若申请人修改后仍不符合A22条规定的，核实事实是否发生改变，若事实未发生改变，比如仅修改标点符号等，则予以驳回；若事实改变，则继续以不具备新颖性为由发出通知书；若申请人修改后符合A22条规定的，则继续审查是否符合专利法其他法条规定。

（2）一件发明或实用新型专利申请和一件发明或实用新型专利，同一申请人于同日（指申请日，有优先权的指优先权日）申请的审查方式中存在以下例外情况：同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。在该例外情况下，尤其要说明将此处的同日仅限定为申请日的考虑，以下举例说明。

若包括优先权日相同的情形，则可能出现如下情况：如图1所示，在先申请为一件外国申请甲，优先权日为A，申请人在后分别申请了（均在12个月内）一件中国实用新型申请乙，申请日为B，一件中国发明专利申请丙，申请日为C（B早于C），其中乙、丙为同样的发明创造，且申请人申请时分别做出说明，现乙已授权，申请人放弃已经授权的实用新型专利，获得发明专利权，则申请人实际获得的专利权的保护期限就会大于20年，相对于社会公众及其他申请人而言不公平，因此限定仅指申请日。

（3）一件发明或实用新型专利申请和一件发明或实用新型专利，不同申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）申请的审查方式与同一申请人存在很大不同，此情形下如果是不同申请人，则要对该专利申请授予专利权，其出发点是专利法第21条规定的“客观、公正、准确、及时”中的公正要求，即在发明实审程序中，使得不同申请人受到同样的对待，对此产生的重复授权问题留待无效程序解决。

三、对禁止重复授权的思考及建议

虽然现行的《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》对重复授权都给出了具体规定，在发明实审中也按照与该具体规定相吻合的上述具体审查方式进行审查，然而在禁止重复授权的审查中仍然存在一些未涉及但可能出现的问题，且这些问题的出现与禁止重复授权的立法本意相违背，需要进一步的细化和明确。

（一）产品及其制造方法的重复授权问题

在非同日申请的产品发明申请及其制造方法发明申请的实质审查中，往往出现产品权利要求及用于制造该产品的方法权利要求，假设制造方法发明申请早于产品发明申请，但不构成在后产品发明申请的现有技术。而按照我国现行法律规定，即便两者发明构思一致，由于产品权利要求请求保护的是产品，而制造方法权利要求请求保护的是方法，两者的保护范围不同，故不属于专利法第9条第1款所说的重复授权，则该非同日申请的产品发明申请及制造方法发明申请在无其他缺陷的前提下，均应予以授权。在此情形下，如果只有按照该制造方法才能生产出该产品，即该产品的生产仅存在该制造方法这样一种方法。在该制造方法发明专利期满终止后，产品发明专利仍处于有效期内，此时虽然制造方法发明专利权进入了公有领域，但社会公众仍然不能以生产经营目的使用该制造方法发明专利，因为一旦使用了该方法，则势必侵犯了该产品发明的专利权。如此，专利权人的保护期限便得以延长，与专利法的立法宗旨及禁止重复授权原则的初衷不一致。

建议在涉及产品及其制造方法的重复授权问题时，应将“产品是否唯一由该种制造方法生产”作为判断重复授权的一个因素，并在产品唯一由该制造方法生产时，可规定：两者的保护期限原则上不得超过自最先申请的产品或制造方法的申请日起20年，若在上述期限范围内，两者都终止，则保护期限至最后终止的日期。

（二）同一申请人的判断时间

对于不同申请，需要判断不同申请的申请人是否为同一申请人。同一申请人或不同申请人往往会导致关于禁止重复授权的审查方式发生很大变化，因此何时判断不同申请的申请人是否为同一申请人就决定了关于禁止重复授权的审查方式，而在同一申请人的判断时间这一问题上存在着不同观点。有观点主张应以申请日作为判断申请人是否为同一申请人的时间标准，也有观点主张应以发明专利申请待授权时作为判断的时间标准。然而这两种观点都存在一定的问题。申请人完全可以采取在审查过程中进行变更的方式规避上述两种观点所主张的对同一申请人的判断时间问题。以申请号为CN200410086366的发明专利申请为例，审查员在审查中发现其存在已授权的申请人同日申请的实用新型专利CN2731364Y，在审查员指出发明专利申请与实用新型专利存在重复授权时，申请人将发明专利申请的申请人进行变更。如果以申请日作为判断时间，则本案即属于同一申请人的情形，可通过放弃实用新型专利权避免重复授权，而此时实用新型的专利权人和发明专利申请的申请人不同，发明专利申请的申请人没有权利放弃他人的实用新型专利权。如果以发明专利申请待授权时作为判断时间，则本案属于不同申请人的情形，应对发明专利申请予以授权，而此时审查员明知发明专利申请的申请人是为了规避专利法第9条的规定，若授予专利权则申请人都可以采取此种方式规避，违背了禁止重复授权的初衷；因此两种观点都有失偏颇。

建议明确规定禁止重复授权原则中同一申请人的判断时间不应仅限于申请时或发明专利申请待授权时这样某一个具体时间点，而应为自申请时开始，到审查员准备授权时为止的时间段，在该时间段内核实申请人是否已提交申请人变更的著录项目变更请求书或变更过申请人。

（三）专利权质押或许可对禁止重复授权的限制

法国和日本均规定专利权人放弃专利权必须得到质权人和被许可人的同意，有利于防止在专利权质押期间，因专利权人提前单方面终止专利权而损害债权人利益，也有利于防止在专利权人已与他人签订了实施许可合同的情况下，特别是在排他实施许可或独占实施许可的情况下，因专利权人放弃专利权给被许可人的经济利益带来不利影响。虽然我国《担保法》和《专利权质押合同登记管理暂行办法》都规定了以专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向国家知识产权局办理出质登记，质押合同自登记之日起生效。但上述法律规定以及《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》都没有明确规定质押期间或者专利实施许可期间专利权人放弃专利权的，也需征得质权人或者被许可人的同意。这就使得质权人或者被许可人的合理利益保护在法律规定中没有体现。

建议在法律层面明确，对于需要放弃的专利权处于质押或许可状态，尤其处于独占许可或排他许可状态，专利权人放弃专利权的，需征得质权人或被许可人的同意，出具相应证明文件。

（四）专利权的部分放弃

在现行法律规定下，放弃专利权只能放弃全部专利权，不能放弃部分专利权；而在德国、法国、日本和美国均允许放弃部分专利权。尤其在涉及侵权等纠纷中，在相关利害关系人一致认可的情况下，只需通过部分放弃或全部放弃即可，而无须再通过无效程序；在专利法第9条第1款的例外规定中，也可参考该方式，允许放弃部分实用新型专利权。如此则既方便了当事人，也避免了对国家无效审查资源的不必要使用。

建议在法律层面明确规定专利权人可以权利要求或者技术方案为单位，部分放弃专利权。

四、结语

禁止重复授权原则是各国专利制度中普遍存在的一项原则，是专利权独占性的具体体现。在对其具体实施时，容易存在与其他权利或者规定相互交叉的情形。通过对禁止重复授权与新颖性的比较，分析具体审查方式，并针对产品及其制造方法的重复授权问题、同一申请人的判断时间、专利权质押或许可对禁止重复授权的限制，以及专利权的部分放弃等情形，从禁止重复授权的立法本意出发，借鉴国外立法模式，提出针对性建议。随着《专利法》及其相关法律制度日趋完善，专利权人利益与社会公众利益必将得到更好的平衡，禁止重复授权也将得到更好的实施。

参考文献

[1]尹新天．中国专利法详解［M］．北京：知识产权出版社，2012：96.

[2]中华人民共和国国家知识产权局．专利审查指南［M］．北京：知识产权出版社，2010：156-161.